코로나 팬데믹으로 인한 전 세계적인 유동자금의 증가와 맞물려 신종 투자 상품들이 우후죽순 쏟아졌다. 지금은 팬데믹이 소강 국면에 접어들고 금리 인상과 함께 과열되었던 투자 열기의 거품이 걷히며 상품들의 옥석이 가려지고 있다. 이른바 ‘조각투자’는 건물이나 미술품 등 선뜻 접근하기 어려운 고가의 자산에 다수가 비교적 소액을 투자해 운용 수익을 향유할 수 있다는 점에서 젊은 층을 중심으로 큰 인기를 끌고 있다. 하지만 비교적 새로운 유형의 상품이다 보니 제도의 사각지대에 놓여 투자자 피해가 우려되기도 했고, 사업자 측면에서는 언제 규제의 칼날이 미칠지 몰라 안정적인 사업 확장을 주저할 수밖에 없는 불안한 상황이었다.

 

이에 금융당국이 나섰다. 금융위원회 산하 증권선물위원회(이하 ‘금융위’)는 2022년 4월 20일 ㈜뮤직카우가 발행한 음악 저작권료 참여청구권(이하 ‘청구권’)의 증권성을 판단하고 ㈜뮤직카우에 대한 조치안을 의결하였다. 그리고 약 일주일 뒤인 28일에는 ‘조각투자 등 신종증권 사업 관련 가이드라인’을 발표했다. 금융당국의 규제 여하에 따라 사업의 흥망이 달라질 수 있는 만큼, 조각투자 플랫폼과 투자자 모두에게 금융위의 이번 발표는 큰 의미를 지닌다.

 

이하에서는 다양한 조각투자의 유형 중 음악이나 미술품 등의 콘텐츠를 중심으로 하는 증권성 이슈를 살펴본다. 개별론으로서 ㈜뮤직카우를 중심으로 4월 20일자 금융위의 발표 내용을, 나아가 조각투자 플랫폼 전반에 적용할 수 있는 일반론으로서 4월 28일자 가이드라인의 구체적인 내용을 살핀다. 이에 앞서 널리 인기를 얻고 있는 조각투자에 금융당국이 개입할 수밖에 없는 이유, 즉 ‘증권성’이 왜 문제인지를 간단히 살펴보도록 한다.

조각투자는 기본적으로 사업자가 여러 투자자의 돈을 모아 고가의 자산을 매입해 보관·관리·운용하고 그 운용수익을 분할하여 투자자들에게 돌려준다는 것을 내용으로 한다. 개인이 접근하기 어려운 고가의 부동산이나 미술품에 ‘티끌 모아 태산’을 만드는 방식으로 투자의 기회를 제공한다는 면에서 긍정적인 측면이 있다. 여윳돈을 가지고 투자에 처음 입문하는 MZ 세대의 관심이 쏠린 이유이기도 하다. 그러나 이러한 방식과 유사한 자산유동화 내지는 토큰화는 종래 엄격한 규제 아래에서 제한적으로만 이루어져 왔다. 왜일까?

 

가장 큰 이유는 ‘정보의 비대칭’이라는 증권거래의 특수성 때문이다. 건물이나 보석과 같이 그 가치가 눈에 보이는 재화와 달리, 증권과 같은 금융투자상품은 돈의 흐름을 표창하는 무형의 권리나 법적인 지위에 불과하다. 이러한 금융투자상품의 가치는 눈에 보이지 않는 다양한 요소의 영향을 받게 마련인데, 그에 대한 정보는 상품을 만들어 낸 주체가 독점하곤 한다. 일반 투자자는 상품의 가치를 좌우할 수 있는 수많은 변수에 대한 정보가 부족하다. 한편 조각투자 플랫폼은 MZ 세대의 이용 편의를 위해 간결한 웹디자인을 추구하는데 이 과정에서 정보의 비대칭성 문제는 더욱 심각해질 수 있다. 음악, 미술품, 드라마, 영화 등의 콘텐츠는 대중이 쉽게 접할 수 있으므로 투자자는 ‘누구보다 상품에 대해 잘 알고 있다’는 착각을 하기도 쉽다.

 

나아가 증권을 비롯한 금융투자상품은 ‘충동적인 투자 혹은 투기’의 대상이 될 수 있다는 속성이 있다. 투자자들은 노동 없이 자본의 투하만으로 쉽게 소득을 올릴 수 있다는 순간의 유혹에 빠지기 쉬운데, 그 결과는 보석이나 자동차, 부동산 등의 유형적인 재화를 경솔하게 구입한 경우와 비교했을 때 훨씬 심각할 수 있다. 손에 남는 것 하나 없이 투자금이 신기루처럼 사라져버릴 수 있기 때문이다.

 

조각투자에 대한 금융당국의 개입은 바로 이러한 증권의 속성으로부터 투자자를 보호하는 것을 가장 큰 목적으로 한다. 나아가 규제의 개입 범위를 명시하여 예측가능성을 도모해 사업자의 안정적인 사업 영위로 인한 건전한 시장 발전까지도 기대한다. 신종 투자상품이 ‘증권’이라고 판단되면 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 ‘자본시장법’)의 적용을 받는다. 엄격한 발행·공시 규제와 불공정거래규제 등이 적용되는 것이다. 따라서 조각투자 사업이 ‘증권성’을 띄는지 아닌지는 투자자 입장에서는 제도와 금융당국의 보호를 받을 수 있는지, 사업자 입장에서는 규제의 간섭을 어느 정도 받게 될지를 예측하는 가장 기초적인 이슈라 할 수 있다.

 

타인이 등록한 상표와 동일한 상표를 그 지정상품과 유사한 상품에 사용하거나 타인이 등록한 상표와 유사한 상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용할 떄 등록상표권 침해에 해당하며, 미국 15 U.S.C. § 1114 조항이 이에 상응한다.

 

우리나라 법원은 타인이 등록한 상표와 유사상표인지 여부의 판단기준에 대하여 두 상표가 해당 상품에 관한 거래실정을 바탕으로 외관, 호칭, 관념 등에 의하여 거래자나 일반 수요자에게 주는 인상, 기억, 연상 등을 전체적으로 종합할 때, 두 상표를 때와 장소를 달리하여 대하는 거래자나 일반 수요자가 상품 출처에 관하여 오인·혼동할 우려가 있는지의 관점에서 이루어져야 한다고 판시하고 있다(특허법원 2020.3.27. 2018나1855판결등).

 

또 타인이 그 동일 또는 유사한 상표를 상표로서 사용한 경우, 즉 상품의 출처표시를 위하여 사용하여야 하므로 동일 또는 유사한 상표이더라도 상품의 기능을 설명하기 위해 사용한 것만으로는 등록상표권침해에 해당하지 않는다.

 

 

미처 상표등록을 하지는 않았지만 국내에 널리 인식된 상표의 경우 이를 무단으로 사용하여 출처표시의 혼동을 초래할 때 부정경쟁법 제2조 제1호 가목의 부정경쟁행위가 되어 위법하다.이는 미국 15 U.S.C. § 1125(a)에 상응한다고 볼 수 있다.

 

또 국내에 널리 인식된 타인의 성명, 상호, 표장(표장), 그 밖에 타인의 영업임을 표시하는 표지(상품 판매ㆍ서비스 제공방법 또는 간판ㆍ외관ㆍ실내장식 등 영업제공 장소의 전체적인 외관을 포함한다)와 동일하거나 유사한 것을 사용하여 타인의 영업상의 시설 또는 활동과 혼동하게 하는 행위, 즉 트레이드 드레스를 침해하는 경우에도 부정경쟁행위가 되어 위법하다.

 

우리나라 판례는 부정경쟁법 제2조 제1호 가목, 나목의 경우 그 상품·용역이 저명성을 획득한 표지의 상품·용역과 다른 것이라고 하더라도 주체의 동일성에 관한 협의의 혼동뿐만 아니라 양 상품주체 또는 영업주체 사이에 일정한 관계가 존재하는 것은 아닌가 하는 광의의 혼동까지 포함된다고 보고 있으며, 출처의 혼동에 해당하는지 여부를 판단함에 있어서는 상품의 성질, 영업의 형태 기타 거래사정 등에 비추어 유사상표를 사용하는 상품 또는 영업이 저명상표의 저명도와 그 지정상품 또는 영업이 갖는 명성에 편승하여 수요자를 유인할 수 있을 정도로 서로 경업관계 내지 경제적 유연·후원관계가 있는지가 일응의 기준이라고 판시하고 있다.

 

 

우리나라 부정경쟁법 제2조 제1호 다목에서는 물품이 유사하지 않거나 상품출처오인의 가능성이 없더라도 또는 주체의 동일성에 관한 혼동이 없더라도. 주지 ·저명한 상표의 희석화, 손상에 해당하는 경우 상표자체의 재산적 가치를 보호하기 위하여 이를 부정경쟁행위로 규제하고 있는데, 이는 미국 15 U.S.C. § 1125(c)에 상응한다.

 

우리나라 법원은 부정경쟁법 제2조 제1호 다목 '식별력'을 손상하게 하는 행위란 특정상품과 관련하여 사용되는 것으로 널리 알려진 표지를 그 특정상품과 다른 상품에 사용함으로써 신용 및 고객 흡인력을 실추 또는 희석화시키는 등 자타상품 식별기능을 훼손하는 것, 즉 상품이나 서비스를 식별하게 하고 그 출처를 표시하는 저명 상표의 힘(식별력, 단일성, 독특함, 명성 등)이나 기능이 감소하게 하는 것을 의미한다고 보고 있고, '명성'을 손상하게 하는 행위란 어떤 좋은 이미지나 가치를 가진 주지의 표지를 부정적인 이미지를 가진 상품이나 서비스에 사용함으로써 그 표지의 좋은 이미지나 가치를 훼손하는 행위를 의미하는 것으로 보고 있다(서울지방법원 2003. 8. 7. 선고 2003카합1488 판결등).

Ⅲ. 가능한 항변

 

상표와 관련하여 위법성이 문제될 때 미국의 경우 수정헌법 제1조의 표현의 자유가 항변으로 많이 주장되고 있다. NFT와 연결된 디지털 이미지의 경우 표현물로서 미국 제2연방항소법원의 로저스 테스트(Rogers test)에 따라 상표권침해주장에 항변할 수 있다.

 

로저스 테스트란 Rogers v. Grimaldi, 875 F.2d 994 (2d Cir. 1989)판결에서 제2항소법원이 에르메스 사건과 같은 소비자의 혼동방지라는 공익과 표현의 자유라는 공익과의 균형이 필요한 상황에 적용되도록 발전되었다. 로저스 테스트를 통과하려면 첫째, 제목이 그 물품과 예술적 관련성이 있거나 2) 작품의 출처나 내용에 대해 소비자를 명시적으로 오도한 것이 아니어야 하며 이에 해당할 경우 상업적 성격이 있더라도 상표권침해가 아니라고 보았다. 이러한 기준은 오랜기간 예술작품에서 상표를 사용하는 경우에 대하여 상표권침해를 부정하였다.

 

그런데 최근 Stouffer v. Nat'l Geographic Partners, LLC, 460 F. Supp. 3d 1133, 1142-43 (D. Colo. 2020)판결에서, 법원은 로저스 테스트가 각 상황의 사실관계를 설명하기 어렵고 융통성이 없어 상표권과 표현의 자유사이의 적절한 균형을 파악하지 못한다고 비판하며 작품의 예술적인 관련성에 초점을 맞추기 보다는 후사용자가 선사용자의 상표를 사용함에 있어서 순수한 예술적 동기가 있었느냐에 초점을 맞추는 새로운 6요소 테스트(genuine artistic motive test)를 고안하였다.

 

위 6요소는 첫째, 선사용자와 후사용자가 같거나 유사한 종류의 물품과 서비스의 동일성을 표시하기 위하여 상표를 사용하였는지, 둘째, 후사용자가 작품에 상표자체를 넘어 그만의 표현적인 내용을 어느 범위까지 추가하였는지, 셋째, 후사용자의 사용시기가 선사용자의 상표의 인기에 편승하려는 동기를 암시하는지, 넷째, 상표가 그 물품, 서비스, 작품과 예술적으로 어떠한 방식으로 연관되는지, 다섯째, 후사용자가 공적으로 비예술적 동기를 암시하는 어떤 말이나 행동을 했는지, 여섯째, 후사용자가 사적으로 비예술적 동기를 암사하는 말이나 행동을 했는지이다.

 

 

미국의 뉴키즈 온더블럭(The New Kids on the Block v. News America Publishing, Inc., 971 F.2d 302 (9th Cir. 1992))판결에서 연방항소법원은 (1) 상표권자의 상표를 사용하지 않고서는 상표권자의 상품이나 서비스를 설명할 수 없고, (2) 최소한의 범위에서 상표를 사용하였으며, (3) 일반 소비자들에게 상표 사용에 대하여 상표권자의 승인이 있었거나 상표권자와 후원관계가 있는 것과 같은 인상을 주는 행위가 없었을 경우라는 요건을 모두 충족할 경우 지명적 공정사용이 되어 상표권침해가 되지 않는다고 판시한 바 있다.

 

이후 Int'l Info. Sys. Sec. Certification Consortium v. Sec. Univ., LLC - 823 F.3d 153 (2d Cir. 2016)판결에서 제2순회항소법원(U.S. Court of Appeals for the Second Circuit)은 상표침해요건인 소비자들의 혼동가능성여부를 판단함에 있어서 위 3요소에 추가하여 폴라로이드 8요소 밸런싱 테스트(the Polaroid eight-factor balancing test)도 검토되어야 한다고 판시하였다.

 

폴라로이드 8요소에는 (1) 상표의 강점, (2) 상표의 유사성, (3) 제품의 근접성 및 제품 간 경쟁력, (4) 선사용자가 후사용자의 상품시장으로 진입할 가능성이 있다는 증거, (5) 실제 소비자의 혼동 증거, (6) 도용상표가 나쁜 고의로 사용되었다는 증거, (7) 상품의 품질, (8) 관련시장에서의 소비자의 지적수준이 포함된다.

 

 

최초판매의 원칙이란 상표가 표시된 상품을 배포하는 행위는 상표사용으로서 상표권자의 허락이 필요하나 일단 상표권자의 동의를 받아 배포된 이후의 유통단계에서의 계속적인 배포행위는 상표권자의 동의가 없더라도 상표권침해가 되지 않는다는 원칙으로서, 우리나라 저작권법 제20조 단서와 같이 상표법에는 최초판매의 원칙에 대한 명시적인 규정은 없지만 해석상 인정되고 있다. 이러한 최초판매의 원칙은 지적재산권 전반에 대하여 적용되는 것으로서 이미 지적재산권자의 동의를 받아 소비자에게 팔린 물품이 재판매되는 경우 지적소유권자는 권리침해주장이 제한된다는 원칙이다. 

Ⅳ. 에르메스 사건의 경우

에르메스는 로스차일드가 그의 NFT를 광고할 목적으로 에르메스가 미국특허상표청에 등록한 버킨상표와 유사한 메타버킨이라는 명칭을 NFT와 그의 웹사이트 도메인 주소로 사용한 행위가 등록상표권침해와 상표희석화, 사이버스쿼팅에 해당한다고 주장하였고, 메타버킨이 마치 에르메스가 승인하고 지원한 제품인 것 같은 오인을 초래하였다고 주장하였다.

 

이에 대하여 로스차일드는 예술적 연관성이 있는 작품이거나 노골적으로 출처 혼동을 야기하지 않는 경우에 상표사용이 허용된다고 보는 로저스 원칙을 주장하였고. 물리적인 제품만 상표법위반이 문제된다는 Dastar Corp. v. Twentieth Century Fox Film Corp.판결을 인용하면서, 메타버킨은 앤디워홀이 캠벨수프캔작품을 창작한 것과 같다며 수정헌법1조의 권리를 주장하였다.  

 

그러나 위 로스차일드의 주장에 대하여 법원이 예술적 연관성을 요하는 로저스 테스트에 추가하여 genuine artistic motive test도 검토할 경우 메타버킨 제작에 순수한 예술적 동기가 있었다고 판단되어야 상표권침해가 부정될 수 있다.

 

설사 로스차일드의 메타버킨 사용이 위 테스트를 통과하지 못하더라도 일반적으로 상표는 등록된 물품이나 서비스에만 적용되는 점을 고려하였을 때, 버킨등록상표가 가죽제품인 반면 메타버킨 NFT는 가죽제품이 아니므로 에르메스는 가죽제품에 대한 상표가 NFT와 연결된 표현적 이미지에도 상표의 효력이 미치는지를 증명하여야 하고, 과연 소비자들이 디지털이미지로 된 메타버킨을 에르메스의 가죽 버킨백과 혼동할 가능성이 있었는지도 입증하여야 로스차일드의 상표권침해가 인정될 수 있다.

Ⅴ. 나이키 사건의 경우

2022년 2월 스탁엑스(stockX)가 판매 중인 Vault NFT 컬렉션중 나이키의 상표 및 운동화 이미지를 사용한 것에 대하여 나이키가 등록상표권 침해 및 출처허위표시와 상표의 희석화 또는 손상에 해당한다며 뉴욕 남부 연방지방법원에 소송을 제기하였다[Nike, Inc. v. StockX LLC, No. 1:22-CV-00983(S.D.N.Y.)]. 즉 스톡엑스가 나이키의 동의 없이 나이키의 상표를 NFT에 사용한 것은 등록상표권침해이며, 나이키NFT에 “100%Authentic”이라고 표시하여 나이키와 스톡엑스가 연관이 있는 듯한 오인 혼동을 초래하였고, 스톡엑스에 판매되는 나이키NFT의 경우 실제 나이키 신발 소매가보다 몇배나 비싸 이러한 점에 대하여 비판이 있었는데 이러한 부분 등이 나이키의 브랜드 평판을 저해하여 상표의 희석화 또는 손상에 해당한다고 주장하였다.

 

이에 대하여 스탁엑스는 NFT에 사용된 나이키상표는 단지 실제 나이키 운동화의 정품인증을 위해서 사용된 것일 뿐 그 NFT자체를 상품으로 팔려고 한 것이 아니며, 이러한 상표사용은 이커머스(e-commerce)에서 실제 신발을 팔기 위해 이미지를 사용하는 것과 같으므로 지명적 공정사용에 해당하고, NFT는 재판매를 위한 실제 신발과 연결되어 있다는 것을 명확히 하기 위해 사용되었을 뿐이므로 소비자들에게 혼동의 우려를 주지 않았다는 최초판매원칙을 주장하였다.

 

그런데 스탁엑스의 지명적 공정사용주장이 받아들여지려면, 제2순회항소법원이 적용하는 폴라로이드 8요소들을 충족하여야 하는데, 나이키가 2021년 10월 말, “다운로드 받을 수 있는 가상 물품, 즉 신발류를 나타내는 컴퓨터 프로그램(downloadable virtual goods, namely computer programs featuring footwear)”과  “신발류를 비롯한 가상 물품을 제공하는 매장 서비스(retail store services featuring virtual goods, namely footwear)”를 지정상품∙서비스명으로 명시한 상표 여섯 건을 출원한 점에 비추어 폴라로이드 8요소 중 4요소인 '선사용자가 후사용자의 상품시장으로 진입할 가능성'이 있고, 스톡엑스가 나이키NFT에 “100% Authentic” 을 표시하였기 때문에 5요소인 '실제 소비자가 혼동하였을 증거'가 있었다고 볼 수 있어 지명적 공정사용주장이 받아들여지지 않을 가능성이 있다.

 

또 스탁엑스의 최초 판매원칙주장에 대하여는 최초 판매원칙이 과연 소비자가 NFT화된 나이키 신발의 가상 이미지를 판매하는 경우에까지 적용될 수 있는가에 대하여는 아직 미지수라는 의견이 있다. 최초판매원칙이 적용되려면 원칙적으로 '배포'에 해당되어야 하는데 NFT의 이전은 법적으로 배포라기 보다는 '전송'이고, 우리나라 판례의 경우 저작권법 제20조 단서의 배포에 해당하려면 유체물이어야만 한다고 판시하고 있는데 NFT는 유체물로 보기 어렵기 때문이다.

Ⅵ. 과거 유사한 경우의 판결

 

미국의 E.S.S. Entertainment 2000, Inc. v. Rock Star Videos, Inc., 547 F.3d 1095 (9th Cir. 2008)사건에서는 원고 ESS Entertainment 2000, Inc. (이하 "ESS")가 운영하는 클럽의 특유logo와 trade dress를 Rock Star가 ‘Grand Theft Auto: San Andreas’라는 유명 게임에 ESS의 허락없이 묘사하였고, 이로 인하여 이 게임에 ESS가 관계되어 있다는 혼동을 초래하였으므로 ESS의 상표권과 트레이드드레스를 침해하였다고 주장하였다.

 

이에 대해 Rock Star측은 지명적 공정이용과 수정헌법 제1조의 표현의 자유를 주장하였고 해당 로고사용은 혼동가능성을 초래하지 않는다고 반박하였다.

 

이 사건에서 법원은 지명적 공정이용은 배척하였으나, 게임 속의 위 묘사가 미국 수정 헌법 제1조에 의해 보호된다고 판시하였고, 일반 대중들이 실제 존재하는 클럽이 해당 게임을 만들었다고 혼동될 가능성이 적으므로 Rock Star가 게임 속에 위 클럽의 로고와 클럽을 묘사한 것은 실제 클럽 소유주의 상표를 침해하지 않았다고 판시하였다.

 

 

미국 군용차 제조업체인 에이엠 제너럴은 게임개발사 액티비전 블리자드가 게임 ‘콜 오브 듀티(Call of Duty)’에 에이엠 제너럴 군용차인 ‘험비(Humvees)’와 험비 마크를 무단으로 사용함으로써 상표권을 침해하였다고 주장하며 2017년 뉴욕 맨해튼 연방지방법원에 소송을 제기했다[(AM Gen. LLC v. Activision Blizzard, Inc., 17 Civ. 8644 (GBD), 2020 U.S. Dist. LEXIS 57121 (S.D.N.Y. Mar. 31, 2020)].

 

이 판결에서 법원은 Rogers test를 적용하였으며, 블리자드가 게임에서 험비를 사용한 것은 게임의 현실감을 강화하기 위한 예술적 표현으로서 예술적 관련 요건이 충족된다고 판시하였고 Polaroid요소와 관련하여 그 누구도 콜 오브 듀티라는 게임이 험비제조사의 후원을 받는 다는 오인을 명시적으로 의도하지 않았고 혼동가능성을 초래하지 않았으므로 상표권침해가 아니라고 판시하였다.

 

 

위 두 판결 모두 상표권자의 허락없이 상표를 사용함으로써 많은 영업이익을 얻었지만 현실세계에서의 상표를 게임 등 온라인에 사용하였을 경우 예술적 표현으로 인정되고 표현의 자유로 보호될 수 있고 혼동가능성이 적다는 이유로 상표권침해가 부정되었다.

Ⅶ. 결론

에르메스 사건과 나이키 사건은 모두 NFT와 관련한 상표권침해가 문제가 되는 사안이고, 에르메스의 경우 현실세계 물품에 대하여 상표권이 등록된 경우 이에 대한 효력을 디지털 이미지와 연결된 NFT에도 미친다고 볼 수 있을 것인지 그리고 메타버킨의 사용을 표현의 자유 및 예술의 자유로 포섭될 수 있을 것인지가 중요한 쟁점이 되고, 나이키 사건의 경우 현실 물품과 연결된 NFT의 경우 지명적 공정사용이 인정되어 상표권침해가 부정될 수 있을 것인지가 중요한 쟁점이 되는 사안으로서 위 두 사건의 판결이 어떻게 나올지에 따라서 현행 상표법만으로 NFT등에도 규율이 가능한지 아니면 추가입법이 필요한지가 결정될 것으로 보인다.

 

그리고 설사 에르메스나 나이키가 위 소송에서 이기더라도 NFT를 블록체인에서 배제할 수 없고, 가장 가능한 조치는 NFT(이미지 자체가 아닌 판매 기록)를 접근 불가능한 지갑으로 옮기는 '버닝(burning)'인데, 이러한 경우 디지털 아트 세계에 암시장이 생길 수도 있다는 우려가 제기되고 있다.

 

따라서 메타버스 사업 등 디지털 자산, 가상자산을 현실 영업 활동에 활용하는 사업을 할 경우에는 미리 온라인 상표등록을 하여 가상현실에서의 상표권침해에 대하여 대비하고, 가품 적발AI 모니터링 프로그램 등의 활용으로 미리 상표권침해로 인한 영업손실을 방지하기 위한 적극적인 노력이 필요하다. 끝.